2023 年 4 月 12 日，美国联邦巡回上诉法院 (CAFC) 以与现有技术数值范围重叠为由裁定UCB上诉专利无效。该决定说明，当权利要求的数值范围与现有技术公开的范围存在部分重叠时，很难避免被认定为专利无效。以下是对本次判决内容的报道。

背景

UCB, Inc.（以下简称UCB) 制造了一种透皮给药贴片，可将罗替高汀输送到患者的循环系统中。罗替高汀是一种用于治疗帕金森病的药物，该贴剂含有无定形（非结晶）形式的罗替高汀，如果该API处于结晶状态，则无法有效通过皮肤角质层。2007年，UCB以商品名 Neupro（优普洛）发布了一个新的透皮贴剂。最初上市的Neupro含有聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 以防止罗替高汀结晶，罗替高汀与PVP的配方比例为9:2。初代 Neupro 上市三个月后，罗替高汀在室温下储存时形成了一种新的晶型（II 型）^[1]被发现。导致产品在美国被召回，在那之后UCB重新研究 Neupro工艺配方，并将罗替高汀与 PVP 的配比调整为为 9:4。

专利

UCB是美国专利号10,130,589（以下称为专利589）的所有者。专利589保护罗替高汀与 PVP 的重量比范围为 9:4 至 9:6，具体权利要求内容如下：一种稳定罗替高汀的方法，该方法包括包含聚乙烯吡咯烷酮和罗替高汀游离碱的非结晶形式的固体分散体，例如罗替高汀游离碱与聚乙烯吡咯烷酮的重量比在约9:4至约9:6的范围内。

2013 年，Actavis Laboratories UT, Inc. (Actavis) 向美国食品和药物管理局 (FDA) 提交了一份罗替高汀透皮贴剂的新药申请。在那之后，UCB更多已起诉 Actavis 侵犯其专利589。2021年，美国地方法院以先见之明为依据，宣告专利589 号的权利要求无效。UCB还分别持有两项分案专利^[2]，专利589、原始 Neupro和重建的Neupro专利的比较如下图：

(1) 新颖性

UCB随后就地区法院的判决向CAFC提出上诉。首先，CAFC 推翻了地方法院对新颖性的认定。原因在于地方法院在判断新颖性时适用了错误的法律概念。在判断新颖性时，如果现有技术公开的单点数值落入权利要求的数值范围内，则不具备新颖性。另一方面，如果现有技术公开了重叠的数值范围，则它应该“足够清晰，足以让合理的事实调查者得出结论，即发明在两个数值范围内的运作方式没有合理的差异。”如果它仅表示主诉的数值范围则不具备新颖性。

根据 CAFC 的说法，UCB专利公开了重叠的数值范围。但是，地方法院没有采用分析重叠数值范围的传统思路，而是将落入该范围内的每个点视为所主张的数值范围内的一个点进行分析。法院认为，专利中 9:1.5 至 9:5 的宽泛跨度导致公开要求保护的数值范围内数据离散（例如 9:4 和 9:5），被判定为专利不公正。

(2) 显而易见性

CAFC维持地区法院关于UCB专利589 的权利要求显而易见的裁定，并陈述以下理由。

(2-1) 重叠数值范围 

CAFC 指出，当权利要求的数值范围与现有技术中公开的范围重叠时，就推定其显而易见性。CAFC还认为现有技术对所要求的数值范围存在障碍，所要求的数值范围产生了新的和未预料到的结果，或者存在与所要求的数值范围相关的其他证据。如果存在，则称推定可以推翻。首先，它辩解说，专利589 权利要求的数值范围与公开专利的数值范围之间的重叠是无可争议的，并且 Actavis 出示了一个显而易见的证据。

(2-2) 阻碍因素

即使上所述数值范围重叠不存在冲突，UCB更多公开专利是在发现罗替高汀的形式II之前撰写的，并不能反映发明进行时的技术水平。我试图通过论证它不具有显而易见性来反驳。尤其是审查员在审查UCB专利589与Tang^[3]参考专利最接近，并认为该参考专利不利于权利要求的数字范围。

不过，CAFC并未接受这一异议。CAFC 指出：罗替高汀结晶通过两个罗替高汀分子之间的氢键键合发生。鉴于晶型I和晶型II之间的相似性，地方法院的裁定没有错误，即没有发生导致晶型II之前的现有技术文件无法使用的必要前提。

UCB更多针对该指控还假设Tang有阻碍因素，联邦巡回法院辩称，该引文只是陈述了其他发明更可取，并没有反驳、质疑或阻止对要求保护的发明研究，不能说存在阻碍因素。虽然 Tang 表示 9:18 是长期稳定性的首选比例，但他表示他并没有说什么来阻止本领域技术人员使用 9:4 到 9:6 的范围。特别是，联邦巡回法院引用了先前的司法判例，即声明一种观点是首选的并不反驳、怀疑或阻止对其他观点的研究。

(2-3) 意想不到的结果

UCB是否能证明意想不到的效果也受到CAFC反驳。非预期效果证据必须表明该发明与最接近的现有技术之间存在差异，并且该差异是本领域技术人员预料不到的。CAFC 还指出，程度差异没有种类差异那么重要，良好的疗效可能会带来意想不到的好处。

UCB强调罗替高汀与PVP的重量比为 9:4至 9:6的贴片具有不引起结晶的意想不到的效果。产生这种意想不到的效果源自是UCB初代Neupro（罗替高汀与 PVP 的重量比为 9:2）专利公开范围内唯一的贴剂，并且结晶发生在初代Neupro中。如果是这样，他们认为人们会预期结晶发生在整个专利范围内（9:1.5 至 9:5）。CAFC 认为这样的论点无法令人信服，并且结晶发生在初代Neupro (9:2) 中的事实为本领域技术人员提供了公开专利的全部范围（9:1.5 至 9:5）。它的结论是它不会导致认识到发生结晶。

在此，CAFC 参考了专家证词和现有技术，并且 (i) 截至 2009 年，罗替高汀/PVP 反应的化学背景已被充分理解，PVP 已被验证为最有效的结晶抑制剂。(ii) 有证据表明，增加 PVP 的量可以使制剂更稳定。

(2-4) 商业成功

最后CAFC反驳UCB多针对Neurpo重新开发优化再上市取得商业成功的说法，法院辩称：产品在商业上取得成功的原因有很多，商业上的成功本身并不能证明要求保护的发明非显而易见性。在这种情况下，据信诉讼专利是阻止竞争对手开发透皮罗替高汀治疗系统的障碍。从以往的司法判例来看，在存在阻碍其他企业进入的壁垒专利的情况下，商业上的成功作为证据推定非显而易见性的可能性很小。

(2-5) CAFC总结

综上所述，CAFC逐条反驳UCB专利不具备显而易见的抗诉理由，维持地区法院对专利无效的判决。

对于专利权人在权利要求的数值范围与现有技术中公开的范围部分重叠的情况下的显而易见性认定，裁定给出了几种答复，UCB就争议点进行了反驳，但未被采纳。它说明发明人专利求如果具体数值范围与现有技术存在部分重叠有很大风险被专利挑战无效。

本案中描述的判决文本（CAFC 判决）可从以下网站获取。

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1924.OPINION.4-12-2023_2109643.pdf